Việc đăng ký bảo hộ thành công các nhãn hiệu cấu tạo chủ yếu từ các thành phần mang tính mô tả luôn là điều khó khăn cả ở Việt Nam và nước ngoài do sự thiếu vắng của khả năng phân biệt tự thân của chúng. Tuy nhiên, không ít trường hợp đã thành công nhờ áp dụng các điều khoản phù hợp của thể chế pháp lý liên quan và sự bền bỉ của chủ nhãn hiệu và các đại diện SHCN. Ta hãy tham khảo một số trường hợp điển hình sau đây.
I. Nhãn hiệu “DOUBLEMINT”
Trường hợp đăng ký nhãn hiệu “DOUBLEMINT” tại Việt Nam
- Năm 1986 Hãng kẹo Mỹ Wrigley JR. Company (Hoa Kỳ) muốn đăng ký nhãn hiệu “DOUBLEMINT” tại Việt Nam cho sản phẩm kẹo, kẹo cao su. Tuy vậy qua thăm dò Công ty thấy khó có khả năng nhãn hiệu này được chấp nhận đăng ký dưới dạng chữ đơn thuần vì dễ bị coi là mang tính mô tả nên không có tính phân biệt theo Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa (1982) của Việt Nam.
- Để thực hiện mục đích là bảo hộ được nhãn hiệu của mình cho sản phẩm kẹo, đặc biệt là kẹo cao su rất thịnh hành trong thời gian này tại nhiều nước, ngày 29/10/1986 Công ty Wrigley đã nộp đơn số 4–1986–00686 đăng ký nhãn hiệu kết hợp “Wrigley’s DOUBLE MINT – Chewing Gum & Hình mũi tên hai đầu” (hình dưới đây) cho sản phẩm kẹo, kẹo cao su ( Nhóm 30).
- Khi xem xét và thẩm định nhãn hiệu, Cục Sáng chế (nay là Cục Sở hữu trí tuệ ) nhận thấy nhãn hiệu chứa các thành phần chữ “Chewing Gum” (kẹo cao su) và “Doublemint” (được hiểu là : gấp đôi bạc hà) nên đều mang tính mô tả sản phẩm không có khả năng bảo hộ theo quy định tại Điều 3.2(c) Điều lệ về Nhãn hiệu hàng hóa (1982). Tuy vậy, với việc kết hợp các phần chữ trên với tên Công ty và phần hình độc đáo nên tổng thể nhãn hiệu có thể tạo nên tính phân biệt, vì vậy Cục đã cấp GCN ĐKNH số 655 ngày 10/04/1987 cho đơn đăng ký nêu trên với hạn chế (disclaim) như sau : “Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng: “DOUBLEMINT”; “Chewing Gum””.
- Sau khi được đăng ký, Công ty Wrigley mở rộng việc tiêu thụ sản phẩm mang nhãn hiệu này trên khắpViệt Nam.
- Trên cơ sở đó, sau hơn 13 năm từ khi đăng ký NH đầu tiên, ngày 12/11/2010 Công ty đã tiếp tục nộp đơn số 4–2010–23974 đăng ký nhãn hiệu chữ tiêu chuẩn “DOUBLEMINT” cho các sản phẩm nhóm 30. Trong các tài liệu bổ sung cho hồ sơ đăng ký Công ty đã chứng minh được nhãn hiệu đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi tại Việt Nam nhiều năm qua nên đã đạt được khả năng phân biệt xác định cho người tiêu dùng (“secondary meanning” theo Luật Hoa Kỳ và một số nước khác) nên ngày 17/11/2011 Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp GCN số 175 707 bảo hộ nhãn hiệu chữ nêu trên mà không có bất kỳ một loại trừ (disclaim) nào.
Trường hợp đăng ký nhãn hiệu DOUBLEMINT tại châu Âu
- Năm 2001, Công ty Wrigley (Hoa Kỳ) nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu Cộng đồng Châu Âu (CTM) cho nhãn hiệu “DOUBLEMINT” dùng cho sản phẩm nhóm 30 “các sản phẩm kẹo, đặc biệt là kẹo cao su” tại Cơ quan Nhãn hiệu và Kiểu dáng Châu Âu (OHIM).
- OHIM đã từ chối đăng ký cho nhãn hiệu này với lý do nhãn hiệu mô tả sản phẩm (Theo Điều 7(i)(c) của Quy chế nhãn hiệu Cộng đồng của EU).
- Công ty Wrigley không đồng ý và kiện lên Tòa án Sơ thẩm Châu Âu (EGC) với lập luận là nhãn hiệu (i) không hoàn toàn mô tả trực tiếp sản phẩm; (ii) nhãn hiệu là chữ ghép nên đã tạo nên từ mới có khả năng phân biệt.
- Tòa EGC đồng ý với lập luận này và bác bỏ quyết định từ chối của OHIM khi kết luận: nhãn hiệu xin đăng ký có khả năng phân biệt cho sản phẩm kẹo cao su vì nó không hoàn toàn mang tính mô tả trực tiếp mà có tính giả định vì có ít nhất 2 nghĩa có thể được hiểu: (i) hoặc là chứa 2 loại bạc hà khác nhau; (ii) hoặc chứa bạc hà gấp 2 lần mức bình thường.
- OHIM không đồng ý và kiện lên Tòa Công lý Châu Âu (ECJ). Sau khi xem xét, ngày 23/10/2003 Tòa ECJ đã khẳng định:
EGC đã sử dụng phép đánh giá (test) sai khi đánh giá nhãn hiệu đăng ký có mô tả hay không theo quy định Điều 7(i)(c). Để đánh giá nhãn hiệu có hoàn toàn mô tả hay không Tòa phải xem xét:
“Liệu nhãn hiệu liên quan có thể được sử dụng bởi những người làm kinh doanh khác để chỉ tính chất, chất lượng của hàng hóa/dịch vụ hay không?”.
Nghĩa là phải xem xét, liệu nhãn hiệu đó có phải được để cho các doanh nghiệp khác cũng được tự do sử dụng hay không vì lợi ích chung của công chúng. Do đó, “một dấu hiệu phải bị từ chối theo Điều 7(i)(c) nếu ít nhất một ý nghĩa có thể có của dấu hiệu chỉ tính chất, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ liên quan.
Nguyên tắc trên được quán triệt lại để Tòa Sơ thẩm áp dụng để xử các vụ tương tự trên lãnh thổ EU.
Như vậy “DOUBLEMINT” bị từ chối bảo hộ (tại thời điểm đó, năm 2003, nhãn hiệu này cũng chưa hội tụ đủ các căn cứ để áp dung nguyên tắc “secondary meaning” cho việc đăng ký bảo hộ).
II. Nhãn hiệu “BABY – DRY”
* Trường hợp đăng ký nhãn hiệu “BABY – DRY” tại Việt Nam
Ngày 12/04/2000, Công ty Procter & Gamble (Hoa Kỳ) qua Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (P&A) nộp đơn số 4–2000–45998 xin đăng ký nhãn hiệu “BABY – DRY & hình” cho sản phẩm “Tã lót trẻ em” (Cl.16) tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Do nhãn hiệu cấu tạo từ phần chữ BABY - DRY và phần hình là một băng giấy đơn giản, thẩm định viên nhãn hiệu đã ra thông báo từ chối tạm thời nhãn hiệu trên với lý do phần chữ mô tả công dụng của sản phẩm mang nhãn hiệu, đó là làm khô ráo cho em bé nên nhãn hiệu không được chấp nhận bảo hộ theo quy định.
Procter & Gamble qua Văn phòng P&A đã nộp đơn khiếu nại với lý do nhãn hiệu xin đăng ký là ở dạng kết hợp với hình băng giấy nên góp phần tạo một tổng thể có tính phân biệt, nhưng quan trọng hơn là nhãn hiệu không sử dụng cách sắp xếp chữ thông thường là DRY – BABY để mô tả trực tiếp sản phẩm, mà hoán vị thành BABY – DRY tạo một sự khác biệt đáng kể trong sử dụng trật tự ngôn từ tiếng Anh. Điều đó thực sự gây ấn tượng để dễ nhớ dễ phân biệt cho người tiêu dùng.
Trao đổi giữa chủ nhãn hiệu và Cục Sở hữu Trí tuệ được thực hiện trong nhiều năm sau đó để làm rõ hơn lập luận của chủ nhãn hiệu về trường hợp một nhãn hiệu tuy chứa các yếu tố khi đứng riêng biệt là mô tả nhưng khi kết hợp chúng với nhau một cách khác thường đã tạo nên khả năng phân biệt cho nhãn hiệu đó. Cùng các chứng cứ bổ sung là nhãn hiệu đã được đăng ký và sử dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới và đặc biệt là được OHIM cấp đăng ký là nhãn hiệu cộng đồng của EU, Cục Sở hữu trí tuệ đã chấp nhận lập luận của Văn phòng P&A - đại diện của chủ nhãn hiệu và ra quyết định cấp GCN ĐKNH số 81271 ngày 18/04/2007 bảo hộ tổng thể nhãn hiệu “BABY – DRY & hình” không bảo hộ riêng “BABY” và “DRY”.
Như vậy, kết hợp “BABY – DRY” của Procter& Gamble được bảo hộ độc quyền cho sản phẩm nhóm 16, nhưng các thành phần riêng biệt là “BABY” và “DRY” không thuộc độc quyền của Công ty trên.
Trường hợp đăng ký nhãn hiệu “BABY – DRY” tại Châu Âu
- Năm 2001, Procter& Gamble nộp đơn cho OHIM đăng ký nhãn hiệu cộng đồng “BABY – DRY” cho sản phẩm “tã trẻ sơ sinh”. Các thẩm định viên OHIM đã từ chối đăng ký nhãn hiệu này với lý do “BABY – DRY” quá là mô tả.
- Procter& Gamble đã nộp đơn khiếu nại với biện luận rằng nhãn hiệu không mô tả trực tiếp sản phẩm mà chỉ gợi ra mục đích của tã là giữ cho trẻ nhỏ luôn khô ráo bởi vậy tên đó phù hợp để làm nhãn hiệu . Về phần mình, OHIM vẫn khẳng định nhãn hiệu là không có khả năng phân biệt nên không thể được chấp nhận bảo hộ theo Điều 7(1)(b) và (c) của Quy chế Nhãn hiệu cộng đồng.
- Tòa Sơ thẩm Châu Âu (EGC) cũng đồng ý với quyết định đó của OHIM và cho rằng “BABY – DRY” đơn thuần chỉ thông tin cho người tiêu dùng về mục tiêu hướng tới của sản phẩm mà không thể hiện một điểm bổ sung nào để tạo tính phân biệt cho nhãn hiệu.
- Procter& Gamble lại kiện tiếp lên Tòa Công lý Châu Âu (ECJ). Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng vụ việc, Tòa Công lý Châu Âu đã bác bỏ hoàn toàn phán quyết của Tòa Sơ thẩm. Cơ sở để Tòa Công lý chấp nhận sự bảo hộ cho nhãn hiệu “BABY – DRY” là: “Bất kỳ một sự khác biệt nào có thể cảm nhận được giữa các từ mô tả như chúng vẫn thường được dùng và cách chúng được thể hiện cụ thể trên nhãn hiệu là đã đáp ứng điều kiện về tính phân biệt, thậm chí đó chỉ là việc sử dụng cú pháp đảo chữ khác thường (Baby- Dry thay vì Dry-Babby).
Từ vụ này và vụ “Doublemint” có thể tham khảo các nguyên tắc do Tòa Công lý Châu Âu đề ra như sau:
Một kết hợp đơn giản của các yếu tố mô tả sẽ vẫn chỉ mang tính mô tả và không có khả năng bảo hộ, ngoại trừ nó đạt được secondary meaning.
Một kết hợp từ chính những yếu tố trên sẽ trở nên có khả năng bảo hộ nếu nó chứa bất kỳ một sự biến đổi nào cố thể cảm nhận được.
Các từ mang tính mô tả sẽ không được bảo hộ riêng mà thuộc sử dụng chung của công chúng
Theo - (pham.com.vn)
T/h: Y Phương - (dongbang.vn)
